La Superintendencia de Industria y Comercio, particularmente la Dirección de Signos Distintivos, con la intención de establecer criterios claros con respecto a la validez del uso de una marca en internet como evidencia dentro de una acción de cancelación de no uso, ha analizado los artículos dos (2) y tres (3) de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, redactada por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y ha concluido que la publicidad en Internet, aunque demuestra la intención de usar la marca, no es una prueba fehaciente de que los productos/servicios para los cuales se registró la marca se encuentran en el comercio y, por lo tanto, son accesibles para los consumidores.

El uso de marcas en internet como mecanismo de defensa

Mediante la Resolución No. 50352 de 17 de julio de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio (la “SIC”), se propuso determinar si el uso de un signo en internet constituiría prueba inequívoca para evitar la cancelación de este en un territorio particular. El análisis tuvo lugar dentro del proceso de cancelación por no uso promovido por PBX HOLDING LLC contra el registro de la marca PB PACKARD BELL (Mixta) en la clase 9 a nombre de ACER INCORPORATED.

La argumentación de la SIC se fundamentó en los artículos dos (2) y tres (3) de la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, redactada por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). A juicio de la Oficina, esta recomendación supone que el uso de un signo en internet no siempre se reputa perteneciente a un estado o territorio en particular, aun cuando dicho uso pueda ser accesible a los nacionales del territorio donde se encuentra registrada la marca.

A continuación, los artículos usados por la SIC para fundamentar su análisis y decisión: 

Articulo (2) dos: 

El uso de un signo en Internet constituirá uso en un Estado miembro a los efectos de las presentes disposiciones, únicamente si el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, según lo descrito en el Artículo 3.

Articulo (3 ) tres: 

[Factores] Para determinar si el uso de un signo en Internet tiene un efecto comercial en un Estado miembro, la autoridad competente tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes. Esas circunstancias incluyen las siguientes, aunque no se limitan a ellas:

  1. Las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para lo que se usa el signo en Internet;
  2. El nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado miembro, entre los que cabe mencionar: i) si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado miembro; ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los objetivos de la declaración; iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el Estado miembro, como garantías o servicios; iv) si el usuario emprende en el Estado miembro otras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet pero que no se llevan a cabo a través de Internet;
  3. La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado miembro, con inclusión de: i) si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro; ii) si los precios están indicados en la moneda oficial del Estado miembro;
  4. La conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el Estado miembro, con inclusión de: i) si el signo se utiliza conjuntamente con medios de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado miembro; ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro; iii) si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166 de la ISO; iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro; v) si el signo es utilizado conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios de Internet que se encuentren en el Estado miembro; 
  5. La relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el Estado miembro, indicando: i) si el uso está respaldado por ese derecho; ii) cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundase en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.


Concretamente, la SIC bajo una interpretación fiel del texto recién mencionado, adujo que, para probar el uso real y efectivo de una marca, no pueden valorarse aquellas pruebas tendientes a demostrar la intención de uso de esta, como es el caso de la publicidad en internet, sino, que debe, al menos, probarse que los productos o servicios para los cuales el signo objeto de cancelación ha sido registrado, se han dispuesto al público, de modo que estos pueden adquirirlos. Es decir, se estableció que el uso real y efectivo de la marca se exterioriza mediante la actividad comercial y explotación económica de la misma. 

En este orden de ideas, la SIC dejó claro que, para que el uso de la marca en internet pueda ser considero como prueba del uso real y efectivo en el mercado, este no puede limitarse a demostrar la promoción del signo objeto de cancelación, pues la evidencia aportada debe determinarse (i) las cantidades de productos ofrecidos; (ii) los efectivamente vendidos y; (iii) el nivel de usuarios  que han tenido contacto o que han preguntado u observado esta serie de productos. 

De lo anterior se desprende que, a menos de que la evidencia de uso de la marca en internet logre demostrar las cantidades de productos ofrecidos y efectivamente vendidos, así como el porcentaje de consumidores que se aproximan a ellos, esta solo podría considerarse como evidencia complementaria dentro de un proceso de cancelación por no uso. Ello, en la medida que, si se presenta como evidencia principal, es muy probable que la SIC considere que esta, per se, no demuestra el uso real y efectivo, el cual no se reputa por la mera intención de uso o publicidad. 
 

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