Las leyes marcarias están basadas en varios principios orientadores. Uno de estos es el principio de especialidad. Este principio limita los derechos del propietario de una marca para prevenir a terceros usar o registrada una marca idéntica o una que sea sustancialmente similar, para productos y servicios para los cuales la marca está protegida o para productos y servicios que tienen conexión competitiva con éstos.
El principio de especialidad permite que marcas idénticas coexistan pacíficamente en el registro y en el mercado, si los productos o servicios son diferentes. Está basado en que los consumidores serían capaces de identificar que los productos y servicios tienen diferentes orígenes comerciales, o que sus orígenes comerciales no tienen ninguna vinculación económica o legal. Este es el caso del ejemplo cliché utilizado para las marcas CORONA. Bajo circunstancias normales, los consumidores identifican que los propietarios de la marca de cervezas no tienen nada que ver con los de la marca de vajillas.
Existen algunas excepciones a este principio. Las marcas notoriamente conocidas también son protegidas de los riesgos de dilución y aprovechamiento parasitario. Por tanto, aun cuando no existan riesgos de confusión y asociación, sus propietarios pueden prevenir a terceros usar o registrar la misma marca o una sustancialmente similar.
Sin embargo, cuando ninguna de las marcas es notoria, para efectos de establecer si son similarmente confundibles, las autoridades marcarias verifican las similitudes entre las marcas y las existentes entre los productos y servicios amparados por cada una. Tradicionalmente, el Tribunal Andino y otras autoridades nacionales en materia de marcas, establecen si los productos y servicios son similares con base en el grupo de consumidor objetivo, el uso de canales comerciales y publicitarios similares, relaciones de género-especie o partes y accesorios, la tecnología utilizada etc. Hasta hace poco, estos criterios se utilizaban de forma indistinta y sin prevalencia alguna, dándole a la mayoría el mismo grado de importancia.
Mediante Interpretación Prejudicial Proceso 100-IP-2018 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, diferenció entre (i) los criterios sustanciales para determinar la conexión competitiva entre productos y servicios de (ii) los criterios que por sí mismos, son insuficientes para acreditar esto. Para ser considerados conexamente competitivos los productos y servicios deben ser complementarios, intercambiables o deben existir suficientes motivos para que el consumidor piense, razonablemente, que están hechos o son ofrecidos por el mismo empresario.
El Proceso 100-IP-2018 también definió qué se entiende por cada uno de estos tres criterios. Intercambiabilidad, significa que los productos y servicios son sustituibles entre sí, porque tienen las mismas características y el mismo propósito o satisfacen las mismas necesidades. Los consumidores pueden libremente elegir entre unos y otros. Complementariedad se refiere a la necesidad de consumir o usar un producto o servicios como resultado de la adquisición o consumo de otro. El uso de uno causa la necesidad de usar el otro. Razonabilidad, esto, es, la existencia de suficientes motivos para pensar que los productos y servicios son producidos u ofrecidos por los mismos empresarios, se refiere a la realidad del mercado. Es decir, si es común o frecuente en el mercado que un mismo empresario ofrezca los productos y servicios objeto de comparación.
La jerarquización de criterios para establecer la conexión competitiva contribuye a actualizar las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina de marcas en Colombia. Invita a examinadores y usuarios del sistema de Propiedad Industrial a pensar con base en la realidad del mercado en lugar de analizar estos asuntos de forma abstracta y sin aplicación práctica. Por ejemplo, hoy en día muchos productos y servicios usan similares tecnologías para llegar al consumidor – aplicaciones y software – pero la mayoría no compiten de hecho en el mercado.